Cet article est rédigé par Maître Kaïs Berrjab.
Au sens de l’article 2 de la loi n°36-2001 du 17 avril 2001, la marque de fabrique, de commerce et de services, se définie comme étant «un signe visible permettant de distinguer les produits offerts à la vente ou les services rendus par une personne physique ou morale ».
Cette définition rend compte de la fonction légale de la marque qui consiste à pouvoir distinguer ou rattacher d’une manière certaine un produit ou un service en fonction de la personne ou de l’entreprise qui l’a produit ou offert sur le marché.
De nos jours, la marque tend à devenir le bien incorporel le plus valeureux parmi les composantes du patrimoine intellectuel de l’entreprise. Elle peut aller jusqu’à capitaliser en elle-même toute l’image de l’entreprise qui l’utilise permettant ainsi le ralliement de la clientèle autour du nom accolé au produit ou accompagnant le service proposé, car en définitive c’est la marque qui procure la plus value et qui donne un sens et une âme à un produit muet par nature.
De ce fait, la grandeur et la puissance commerciale d’une entreprise se mesure le plus souvent à l’intensité des rapports qu’entretient sa marque avec les consommateurs, car plus la marque est convoitée et connue auprès du public, plus les affaires de l’entreprise qui l’emploi sont fleurissantes. Ainsi, la différence d’intensité du pouvoir distinctif des marques permet raisonnablement de les ranger aux yeux des consommateurs soit au rayon des marques ordinaires ou faibles, soit au rayon des marques fortes ou célèbres.
L’inégalité des marques en terme de distinctivité n’a pas laissé le législateur insensible quant à la nécessité de prévoir un traitement légal différencié des marques suivant leur pouvoir distinctif ou attractif. En effet, le droit des marques reconnaît une protection large à un certain type de marques qui franchissent un seuil certain de notoriété ou de renommée.
La reconnaissance d’une marque comme étant notoire ou renommée lui accorde une protection renforcée qui va au-delà du cadre stricte des produits ou des services désignés par la marque en question. Cette mesure de protection exceptionnelle n’affecte en rien l’intangibilité du principe de la spécialité de la marque selon lequel la marque n’est protégée que pour les produits et les services désignés lors de son enregistrement.
La protection complémentaire de la marque dite notoire ou renommée vient conforter par le biais de la responsabilité civile, la protection de base reconnue à toute marque dans le cadre de sa spécialité et qui consiste à sanctionner la violation du droit de propriété sur la marque par une action en contrefaçon.
L’étendue de la protection de la marque notoire ou renommée se trouve donc élargie en vertu des règles de la responsabilité civile non pas afin de préserver le droit de propriété sur la marque mais seulement pour préserver la valeur économique de ce type de marque contre l’usurpation.
Cette protection spécifique reconnue à la marque dite notoire ou renommée est consacrée en droit tunisien en vertu de l’article 24 de la loi n°36-2001 qui dispose que « L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.
Les dispositions de l’alinéa premier du présent article sont applicables à l’emploi d’une marque notoirement connue au sens des conventions internationales ratifiées par la République Tunisienne ».
L’article 24 de la loi n°36-2001 relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services, semble a priori distinguer dans ses deux alinéas entre la marque « jouissant d’une renommée » et la « marque notoirement connue » sans pour autant les définir ni tracer les frontières entre les notions de notoriété et de renommée. De même, on note paradoxalement que la marque notoirement connue et la marque jouissant d’une renommée bénéficient sur un même pied d’égalité des dispositions protectrices de l’article en question.
L’application de l’article 24 de la loi n°36-2001 ne va pas sans susciter une interrogation alimentée par l’emploi simultané de la notion de renommée et de notoriété afin de désigner la célébrité de la marque. La situation devient plus complexe sachant que le législateur tunisien désigne aussi la célébrité de la marque par l’emploi de la formule « marque notoire » dans l’article 5 de la loi n°36-2001 afin de reconnaître au titulaire d’une telle marque, supposée non-enregistrée, le droit de s’opposer à l’enregistrement par un tiers d’une marque identique et ultérieure.
Par ailleurs, il semble que pour des raisons de commodité langagière, la doctrine contemporaine emploi la formule marque notoire au lieu de marque notoirement connue tout en admettant leur identité conceptuelle.
Raisonnablement, la consécration de la catégorie de la marque « jouissant d’une renommée » parallèlement à celle « notoirement connue » au sein des deux alinéas de l’article 24 de la loi n°36-2001, suppose l’existence d’une différence entre ces deux marques. Ainsi, se pose la question de savoir si une telle distinction serait fondée sur des considérations de fait qui tiennent à une différence de nature entre les deux notions ou bien à des considérations juridiques ?
Avant d’aborder ces questions, il semble nécessaire de retenir une définition de la marque dite notoire, notoirement connue ou jouissant d’une renommée.
1) Eléments de définition de la marque notoire :
Tout en refusant de se prononcer sur la définition de la marque notoire 1, l’article 24 l’entend « au sens des conventions internationales ratifiées par la République Tunisienne ». Ainsi, on doit nécessairement se référer à la Convention d’Union de Paris et plus précisément son article 6 Bis qui prévoit la protection de la marque notoirement connue.
Sans définir à son tour la marque notoirement connue, l’article 6 Bis de la Convention d’Union de Paris se limite à exiger des pays membres, qu’ils s’engagent « à refuser ou à invalider l’enregistrement et à interdire de l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction susceptibles de créer une confusion, d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. »
L’article 6 Bis de la Convention de Paris se limite à tracer les contours de la protection reconnue à la marque notoirement connue tout en faisant de la notoriété une notion à contenu variable. En définitive, la notoriété d’une marque reste une question de fait qui s’apprécie souverainement par les autorités compétentes du pays sur le territoire duquel la protection de la marque en question est demandée.
En l’absence d’une définition légale, la doctrine la plus autorisée considère une marque comme notoire, « lorsqu’elle est connue d’une très large fraction du public. Il ne suffit pas donc que la marque soit connue d’un public spécialisé, par exemple dans un cercle professionnel. Le plus souvent, il sera exigé que la marque soit connue d’une grande partie du public, c’est-à-dire de l’ensemble de la population ».2
Toujours selon MATHELY, « le fait que la marque soit renommée abouti à lui conférer une seconde fonction, distincte de sa fonction première et naturelle qui est de distinguer les objets qu’elle désigne en raison de leur provenance : cette fonction consiste à exercer un pouvoir d’attraction propre, uniquement imputable à la renommée de la marque, et tout à fait distinct des objets désignés et de leur origine. Il suit de là que les marques renommées font l’objet d’une grande convoitise ». 3
La notoriété d’une marque s’apprécie par référence au public, elle découle souvent d’un usage assez répondu, ancien et d’une qualité exemplaire des produits ou des services 4 qu’elle couvre, cependant, avec l’essor considérable des moyens de communication, il semble qu’une publicité fracassante et bien étudiée est à même d’imposer une grande réputation en peu de temps.
Bien que l’on soit tenté de considérer que la notoriété se forge suite à un usage répondu de la marque d’un point de vue territorial, il semble nécessaire de se suffire, au sens de l’article 6 Bis de la Convention de Paris, à la simple condition que la marque soit notoirement connue dans le pays où la protection est demandée. C’est d’ailleurs dans ce sens que la Cour d’Appel de Tunis s’est prononcée suite à une interprétation pertinente de l’article 6 Bis de la Convention de Paris. 5
Par ailleurs, il n’est pas inutile de noter que l’article 6 Bis précité subordonne la protection à la simple preuve que la marque en question soit notoirement connue, il n’est donc point nécessaire de rapporter la preuve de l’enregistrement ou de l’usage de la marque dans l’Etat sur le territoire duquel la protection est invoquée.
Une fois la célébrité de la marque est définie, il est permis de se poser la question de savoir s’il y a une différence de nature entre la notoriété et la renommée au point de motiver la consécration d’un alinéa propre à chaque notion au sein de l’article 24 de la loi n° 36-2001 du 17 octobre 2001 ?
2) L’inopportunité de la distinction entre la notoriété et la renommée
Partant du principe selon lequel tout énoncé législatif repose sur une rationalité juridique, on devrait admettre que le fait de prévoir au sein de l’article 24 de la loi n°36-2001 une protection univoque pour la marque notoirement connue et la marque jouissant d’une renommée, suppose raisonnablement que le législateur tunisien consacre ou tout le moins admet implicitement la différence entre les notions de notoriété et de renommée.
A défaut de définition légale, l’analyse des formules « marque jouissant d’une renommée » et « marque notoirement connue » peut laisser entendre qu’il y a une différence d’intensité concernant la célébrité des deux marques. En effet, le fait de constater qu’une marque jouit d’une renommée ne permet pas de conclure qu’une telle marque évoque une grande renommée, par contre, il semble que la formule « marque notoirement connue » renferme un luxe d’insistance évident car elle va au-delà du fait que la marque soit connue pour mettre l'accent sur le fait qu’elle soit connue d’une manière notoire.
Bien que cette distinction semble plus palpable à la lecture de la version arabe de l’article 24, il n’en demeure pas moins qu’elle ne tient pas sur le plan juridique puisqu’il serait hasardeux d’entériner une telle lecture en l’absence de critères de droit ou de fait permettant d’encadrer objectivement l’appréciation du degré de célébrité en question.
Par ailleurs, il semble évident que l’on ne peut soutenir l’existence d’une différence de nature entre la notion de notoriété et celle de renommée d’un point de vue étymologique. De même, il serait illusoire de certifier que l’une des deux notions évoque objectivement une célébrité assez remarquable et aisément quantifiable par rapport à l’autre au point d’opérer une distinction contraignante ayant une valeur de droit.
Ainsi, il ne serait pas juridiquement opportun de prétendre à l’existence d’une différence de nature ou de degré de célébrité entre la marque notoire notoirement connue et la marque « jouissant d’une renommée » .
A ce niveau, Il importe de rappeler que les dispositions de l’article 24 de la loi n°36-2001 résultent d’une malheureuse greffe juridique opérée depuis l’article L713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle français. La reprise intégrale de l’article L713-5 du CPI français dans l’article 24 de la loi n°36-2001 ne semble pas tenir compte des vives critiques suscitées par cet article au sein de la doctrine française la plus autorisée[5] non seulement en raison de la maladresse de sa rédaction, mais aussi à cause du paradoxe qu’il installe dès lors qu’il parle de notoriété et de renommée sans fournir de critères de distinction, ni donner un effet concret à cette distinction sur le plan de l’étendue de la protection dans chaque cas.
A cet égard, le ministre Jean Foyer n’a pas manqué de qualifier l’article 713-5 du CPI français de « raté législatif » tout en considérant à juste titre, que l’on « tombe dans le byzantinisme en voulant distinguer la notoriété et la renommée. » [6]
MATHELY exprime pour sa part cette idée comme suit : « Il faut néanmoins préciser qu’il existe des degrés dans la notoriété. Mais il n’est pas possible que le droit entre dans la distinction entre ces degrés, car cette distinction serait difficile à opérer objectivement. C’est ce que dit la jurisprudence, en jugeant que la marque a le caractère notoire, sans qu’il y ait à tenir compte d’une exceptionnelle célébrité ». [7]
Sur la base de ces développements, on constate que le critère du degré de célébrité n’est pas admis à distinguer convenablement la marque notoirement connue de la marque jouissant d’une renommée. Ainsi, il paraît inévitable d’opérer la distinction sur la base d’indices qui tiennent plutôt à des considérations de droit qu’à des considérations de fait.
3) Distinction fondée sur la différence quant au caractère obligatoire de l’enregistrement
Bien que l’on soit tenté de considérer qu’une marque notoirement connue évoque normalement une célébrité plus intense que celle émanant d’une marque jouissant d’une renommée, il semble raisonnablement que la distinction entre les deux marques est fonction du caractère obligatoire de l’enregistrement selon qu’il s’agisse de l’une ou de l’autre marque.
Concernant la marque notoire ou notoirement connue, il est de droit que sa protection est fonction de l’établissement de la seule preuve de sa notoriété.
En ce sens, il importe de rappeler que l’article 5 de la loi tunisienne des marques consacre implicitement le principe de la substitution de la notoriété d’une marque à l’obligation de son enregistrement aux fins du bénéfice de la protection. C’est ce que laisse entendre cet article en considérant que « ne peut être adopté comme marque, un signe portant à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque enregistrée antérieure ou à une marque notoire ».
De même, le propriétaire d’une marque notoire antérieure est admis au sens de l’article 11 de la loi n°36-2001, à faire opposition à la demande d’enregistrement d’une marque identique ou similaire sans qu’il lui soit nécessaire de justifier l’enregistrement sa marque.
Ainsi, il n’est nullement exigée qu’une marque notoire ou notoirement connue soit enregistrée afin qu’elle puisse bénéficier de la protection reconnue tant en vertu de la loi n°36-2001 du 17 avril 2001, qu’en vertu de l’article 6 Bis de la Convention d’Union de Paris.[8] On note par ailleurs qu’en dehors de cette exception qui bénéficie à la marque notoirement connue ou notoire, la protection de la marque demeure subordonnée à la preuve de son enregistrement préalable. Cette règle découle de l’article 6 de la loi n°36-2001 qui dispose que « La propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement ».
Quant à la marque jouissant d’une renommée, l’article 24 semble présumer qu’il s’agit d’une marque enregistrée. Cette déduction se dégage de la lettre de cet article qui dispose que « l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur….. ». L’extension du champ de protection de la marque jouissant d’une renommée aux produits et services non similaires à ceux couverts par l’enregistrement de la dite marque suppose d’emblée qu’il s’agit d’une marque enregistrée, sinon à quoi bon sert d’apprécier la non similarité des produits et services en question par rapport aux objets revendiqués lors de l’enregistrement de la marque jouissant d’une renommée dont la protection est demandée.
A moins de réduire l’emploi des notions de renommée et de notoriété à une maladresse dans la rédaction de l’article 24 et qui serait créatrice d’une dissymétrie difficilement concevable entre ses deux alinéas, la distinction entre ces deux notions semble donc logiquement se ramener plutôt à une différence quant à la l’obligatoriété de l’enregistrement qu’à une différence d’intensité en terme de célébrité.[9]
Par ailleurs, on est en droit de s'interroger sur la raison juridique qui réside derrière l'exigence de l'enregistrement de la marque renommée alors la marque notoirement connue est exemptée de cette condition d'accès à la protection ? Doit-on considérer que la marque jouissant d’une renommée évoque une célébrité assez quelconque au point d'ôter à cette célébrité la faculté de se substituer à l’obligation d’enregistrement ?
Dans l'affirmative, cette logique nous mènera à définir la marque jouissant d’une renommée comme étant une marque moyennement ou faiblement notoire, or nul besoin de rappeler qu'il s'agit là d'une spéculation hasardeuse car le droit n'a pas à s'aventurer dans une pareille distinction non seulement dénuée de tout fondement juridique ou logique mais aussi créatrice d'un régime juridique artificiel à deux poids de mesure alors que le débat sur la distinction entre renommée et notoriété relève du bysantisme qui ne fait que créer au sein du droit des marques, une complication insensée qui ne tient à aucune considération de droit ou de fait.
D’un point de vue hypothétique, l’insoutenable ambigüité engendrée par les deux alinéas de l’article 24 de la loi tunisienne des marques peut aller jusqu’à prendre le contre-pied de la rationalité juridique sur laquelle repose la protection complémentaire accordée à la marque notoirement connue. En effet, il ne serait pas surprenant de voir tout défendeur dans un procès basé sur l’article 24 de la loi n°36-2001, discuter le degré de célébrité de la marque du demandeur -supposée notoire et non enregistrée- tout en prétendant qu’il s’agisse tout simplement d’une marque jouissant d’une renommée et qu’en conséquence elle doit être enregistrée.
La malheureuse rédaction de l’article 24 pourrait engager un tel débat qui ne fera qu’allonger artificiellement les délais du procès tout en faisant peser des risques inutiles et graves au propriétaire d’une marque notoire car les droits de ce dernier seront tributaires d’une appréciation du degré de célébrité de sa marque alors que l’appréciation devrait porter sur l’existence de la notoriété sans s’aventurer à mesurer son intensité.
La distinction entre la marque notoirement connue et la marque jouissant d’une renommée se révèle ainsi inopportune et injustifiée que ce soit en fonction du degré de célébrité évoqué par chaque marque ou sur la base de l’obligatoriété de l’enregistrement.
Ainsi, une intervention législative au niveau de l’article 24 de la loi tunisienne des marques semble nécessaire afin de recentrer le débat au sein de cet article autour de l’unique notion de notoriété.
L’appréciation de la célébrité d’une marque est déjà assez délicate pour que la loi des marques fasse d’elle un dragon à deux têtes à savoir la renommée et la notoriété. Le bicéphalisme dont il s’agit devrait donc être évincé, faisant ainsi de la preuve de la notoriété, la seule et unique condition d’accès à la protection complémentaire reconnue à la marque qui est notoirement connue au sens de l’article 24 de la loi n°36-2001 du 17 avril 2001 relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services.
1 Aux fins de la définition, nous utiliserons la formule « marque notoire » pour désigner indistinctement la marque jouissant d’une renommée et la marque notoirement connue.
2 MATHELY (P) : « Le nouveau droit français des marques » éditions J.N.A. 1994. p. 159.
3 ibid. p. 225.
4 La protection des marques notoires a été introduite dans la Convention d’Union de Paris après sa révision à La Haye en 1925, par ailleurs, l’article 6 Bis ne concernait que les marques de fabrique et de commerce. La protection des marques notoires de services a textuellement vu le jour avec l’accord sur les ADPIC et spécialement dans son article 16-2 qui dispose que « L’article 6 Bis de la Convention de Paris s’appliquera mutatis mutandis, aux services. »
5 CA, Tunis, Arrêt n° 60537 du 16 février 2000. (JOHNSON ENDSON). Voir également sur l’appréciation de la notoriété, TPI, Tunis, jugement n° 2703 du 11 avril 2000. (DRYPERS).
[5] Voir en ce sens, MATHELY (P): op. cit. p. 228 ; CHAVANNE (A) & BURST (J-J) : Droit de la propriété industrielle. Dalloz Delta 5ème éd, 1998. . N°1026. p. 586.
[6] Foyer (J): « commentaire de la loi du 4 janvier 1991 ». Actualités législatives Dalloz, 1991. 2è Cahier, p. 65.
[7] MATHELY (P): op. cit. p. 159.
[8] La Convention d’Union de Paris ou encore l’Union de Paris est signée le 20 mars 1883. elle a été ratifié par la Tunisie en date du 7 juillet 1884 et rendue applicable sur le territoire tunisien en vertu du décret beylical du 2 janvier 1940 publié au Journal Officiel Tunisien (JOT) du 14 mars 1940.
[9] Dans le même sens, POLLAUD-DULIAN (F) : Droit de la propriété industrielle. Montchrestien, E.J.A. Paris,1999. N°1422. p. 671. Cette position est partagée par une doctrine autorisée comme en témoigne les références faites par l’auteur dans la note n°346 de son ouvrage.
Notice importante : le droit de citation de cet article est légalement subordonné à la citation claire de l'auteur et de la source. (article 10 de la loi n°36-94 relative à la propriété littéraire et artistique)
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